Imię i nazwisko jako znak firmowy. Kruk, Gino Rossi i inne przykłady z branży modowej

https://aniakruk.pl/pl/content/11-0-nas https://aniakruk.pl/pl/content/11-0-nas

Działania marketingowe firmy polegające na wykorzystaniu „nośnego” nazwiska albo nazwiska rodowego założyciela danej firmy jako nazwy przedsiębiorstwa są celowym i często spotykanym zabiegiem. Projektanci oraz producenci często inwestują w markę osobistą i rejestrują swoje inicjały, czy imię i nazwisko albo ich kombinację jako znak towarowy, m.in. Ochnik, Wojas, Wittchen, Viola Piekut czy W. Kruk. Oznaczenie przedsiębiorstwa przeważnie jest rejestrowane i używane jako znak towarowy tzw. firmowy (o znaku towarowym i jego funkcjach pisaliśmy tutaj: http://fashionbusiness.pl/skuteczna-ochrona-marki-modowej-jakie-korzysci-daje-prawo-ochronne-na-znak-towarowy-w-polsce/ ).

CZY DWÓCH PRZEDSIĘBIORCÓW MOŻE FUNKCJONOWAĆ NA RYNKU POD TYM SAMYM NAZWISKIEM? 
Zdarzają się sytuacje, że kilku przedsiębiorców w branży modowej nosi to samo nazwisko. Przykładowo na polskim rynku prowadzą działalność firmy jubilerskie: W.Kruk oraz Ania Kruk. Jednak W.Kruk, założone przez Wojciecha Kruka, a obecnie przejęte przez Vistula Group, oferuje biżuterię głównie złotą i diamenty oraz zegarki. Funkcjonująca od 7 lat na polskim rynku marka Ania Kruk, córki Wojciecha Kruka, oferuje biżuterię artystyczną z metali nieszlachetnych.

Specyfika tych towarów jest istotna, ponieważ w razie sporu, przy badaniu, czy marki kolidują ze sobą, bierze się pod uwagę, czy oferowane przez te firmy towary są konkurencyjne na rynku, a w konsekwencji czy zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd klientów, co do ich pochodzenia.

nazwisko-jako-znak-firmowy-prawo-mody-w-polsce-fashionbusiness

Źródło: https://wkruk.pl/historia-marki

nazwisko-jako-znak-firmowy-prawo-rynek-mody-fashionbusiness
Źródło: https://aniakruk.pl/

Nie zawsze firmy współistnieją bezkonfliktowo na polskim rynku modowym. Przykładem są marki „Gino Rossi”. Jedna oferuje obuwie i inne akcesoria, a druga zegarki:

nazwisko-jako-znak-firmowy-prawo-mody-w-polsce-gino-rossi-fashionbusiness
Źródło: https://www.gino-rossi.com

nazwisko-jako-znak-firmowy-prawo-rynek-mody-w-polsce-fashionbusiness
 Źródło: http://ginorossi.org/

Na drogę sądową wystąpili właściciele pierwszej na rynku firmy (oferującej obuwie), posiadającej również wcześniej od konkurenta zarejestrowany znak towarowy „GINO ROSSI”. W sporze o używanie tego znaku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że trzeba wziąć pod uwagę specyfikę oferowanych towarów. Jeśli jedna z firm oferuje zegary, zegarki, budziki, biżuterię, breloczki, a druga obuwie, odzież z tworzyw sztucznych i naturalnych, odzież skórzaną, rękawiczki, kapelusze, to należy ocenić czy w tej konkretnej sprawie zajdzie ryzyko pomyłki u odbiorców co do źródła pochodzenia tak oznaczanych towarów. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do wojewódzkiego sądu administracyjnego i śledzimy na bieżąco jej dalszy przebieg (por. wyrok NSA z 28 listopada 2018 r. o sygnaturze II GSK 4104/16).

OGRANICZENIA W UŻYWANIU NAZWISKA JAKO ZNAKU FIRMOWEGO
Właściciel znaku towarowego posiada wyłączne prawo do korzystania z niego w celu odróżniania własnych (wskazanych w zgłoszeniu znaku) towarów/usług i może zakazać konkurencji używania w obrocie, bez jego zgody, znaku identycznego lub podobnego dla towarów identycznych lub podobnych, a pod określonymi warunkami także niepodobnych do objętych jego rejestracją (por. znaki towarowe renomowane, o których pisaliśmy tutaj: http://fashionbusiness.pl/spor-pomiedzy-polska-marka-mumu-a-miu-miu-prady-czym-jest-renomowany-znak-towarowy/ ).

Właściciel znaku towarowego nie może jednak zakazać używania w obrocie przez inne osoby ich:
– adresów oraz nazwisk albo
– nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo.

Dodać należy, że używanie oznaczeń typu nazwisko czy nazwa firmy jest dozwolone wyłącznie, gdy odpowiada usprawiedliwionym potrzebom tej osoby/ firmy i jest zgodnie z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu czy usługach.

Nie można również zakazać posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, jeżeli nazwa ta nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, zwłaszcza ze względu na różny profil działalności lub lokalny zasięg używania nazwy.

NAZWISKO JAK ELEMENT ODRÓŻNIAJĄCY
Co do zasady przyjmuje się, że to nazwisko jest najbardziej wyróżniające w znaku. Jednak, jeśli znak towarowy utworzono według schematu imię/ inicjały + nazwisko, to fakt dodania imienia czy inicjału osoby może mieć wpływ na sposób postrzegania odbiorców i eliminację ryzyka wprowadzenia w błąd. Sygnalizujemy, że jeżeli znak firmowy przedsiębiorcy o danym nazwisku cieszy się renomą, czy jest powszechnie znany w branży i zachodzi ryzyko, że renoma poprzednika zostanie wykorzystana, to w takiej sytuacji dodanie imienia czy inicjału w późniejszym znaku może nie wystarczyć. Dodatkowo sposób postrzegania imion czy nazwisk może się różnić w poszczególnych państwach. Przykładowo rzadko spotykane w Polsce nazwisko „Rossi”, we Włoszech będzie odpowiednikiem popularnego u nas „Kowalskiego”.

PRZYKŁADY UNIJNYCH SPORÓW: FUSCO, ROSSI
Trybunał Sprawiedliwości UE (dalej: „TSUE”) wskazał, że przy identycznych nazwiskach dodanie imienia może nie wystarczyć dla wyeliminowania ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców. Zwłaszcza, gdy oba znaki towarowe przeznaczone są dla identycznych towarów, tj. odzieży. Tak orzeczono w sprawie znaków towarowych „ANTONIO FUSCO” kontra „ENZO FUSCO” (por. wyrok TSUE z 1 marca 2005 r. o sygnaturze T-185/03).

W sprawie „SISSI ROSSI” (przeznaczonego dla galanterii skórzanej i toreb) kontra „MISS ROSSI” (przeznaczonego dla obuwia) TSUE uznał, ze towary do których oznaczania przeznaczone są znaki są zbyt odmienne, służą do innych celów, tj. odpowiednio do noszenia towarów/ ubierania stóp i nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców. Zwłaszcza, że w tej konkretnej sprawie to fantazyjne imiona SISSI i MISS (a nie nazwisko ROSSI) były najbardziej wyeksponowane w słowno –graficznych znakach towarowych (por. wyrok TSUE z 14 września 2004 r. o sygnaturze T-169/03).

PRZYKŁADY POLSKICH SPORÓW:  KOZŁOWSKI, GOTTIE
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zgłaszający znak towarowy „KOZŁOWSKI”, przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku posiadał wiedzę o tym, że na wiele lat przed jego rejestracją i w jej dacie członkowie rodziny Kozłowskich, używali tego nazwiska do oznaczania swoich wyrobów – pędzli i szczotek. Rejestracja znaku towarowego „KOZŁOWSKI” wykluczyłaby możliwość oznaczania przez innych członków rodziny Kozłowskich swoich wyrobów oznaczeniem stanowiącym ich własne nazwisko (por. wyrok NSA z 20 września 2006 r. o sygnaturze II GSK 115/06).

W innej sprawie sąd uznał, że nawet jeśli porównywane znaki różnią się dodanym imieniem i elementami graficznymi, to nadal może zachodzić ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obu znakach (odpowiednio „THOMAS GOTTIE” dla ubrań oraz „GOTTIE FREDERIQE GOTTIE” dla krawatów) identyczny element GOTTIE jest elementem najbardziej wyeksponowanym i fantazyjnym, a zatem skupiającym uwagę odbiorcy, w szczególności wobec faktu, że w spornym znaku jest on napisany dużą czcionką i powtórzony dwukrotnie, a grafika tego znaku nie zawiera żadnych elementów fantazyjnych. Prawo ochronne do tego pierwszego znaku zostało unieważnione (por. wyrok WSA w Warszawie z 31 sierpnia 2006 r. o sygnaturze VI SA/Wa 1012/06).

UCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE
Zwracamy uwagę, że „jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich. Możliwość skorzystania z ochrony przed nieuczciwym konkurentem aktualizuje się, jeśli zajdzie ryzyko skojarzenia przez klientów wchodzącej na rynek marki z firmą tego przedsiębiorcy, który pierwszy używał tego nazwiska. Okolicznościami faktycznymi, które to potwierdzą będą np. spadek wysokości sprzedaży, czy liczby klientów.

Później rozpoczynający działalność powinien uwzględnić sytuację na rynku i używać swojego nazwiska w takiej formie, która nie wywoła omyłek wśród klientów. Jeśli później rozpoczynający działalność nie dostosuje się do tych zasad, to temu, który pierwszy zaczął używanie danego oznaczenia przysługują roszczenia, które wykluczą ryzyko wprowadzania w błąd klienteli m.in. o wprowadzenie zmian w oznaczeniu późniejszego przedsiębiorstwa, ograniczeniu używania do danego terytorium czy też nakazanie używania tego oznaczenia wyłącznie w danej formie np. z dodatkowym różnicującym elementem.

Konkludując, nie zawsze wykorzystanie własnego imienia i nazwiska jako tzw. znaku firmowego będzie najlepszym wyborem. Warto zbadać sytuację na wybranym rynku jeszcze zanim zacznie się sprzedawać towary czy świadczyć usługi. Może się bowiem okazać, że bezpieczniejsze będzie zmodyfikowanie tego znaku albo wybranie innej nietypowej nazwy czy symbolu, w celu uniknięcia konfliktów z innymi od lat funkcjonującymi na rynku czy cieszącymi się już renomą przedsiębiorcami.

Źródła:
1. art. 120, art. 129, art. 156, 158, 296 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776);
2. art. 3, 5, 6, 10, 18 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419);
3. https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2018/nextgenstudy2018/anna-kruk.html.

Autorzy:
Andrzej Przytuła, partner, adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Basałaj (z d. Dyda), radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Prawnicy z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy zajmują się kompleksowym doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i prawa nowych technologii.

Data publikacji: 1.02.2019
Przeczytaj również

Prawo:
Wykorzystanie technologii blockchain w branży mody
Wykrywanie podrobionych towarów, śledzenie dostaw, inteligentne etykiety – to niektóre z możliwości, jakie daje blockchain. Dowiedzcie się na czym polega ta technologia i… więcej »
Prawo:
ALERT PRAWNY: Zmiany w prawie własności przemysłowej w roku 2019. Znaki towarowe
16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Krajowy system ochrony znaków towarowych zostanie dostosowany do ochrony zapewnionej na… więcej »
Prawo:
Skuteczna ochrona marki modowej. Jakie korzyści daje prawo ochronne na znak towarowy w Polsce?
Warto zadbać o ochronę praw własności intelektualnej i spójną strategię marketingową firmy jeszcze na etapie przygotowywania się do wejścia na rynek z danym towarem czy… więcej »