Spór pomiędzy polską marką MUMU a Miu Miu Prady. Czym jest renomowany znak towarowy?

Miu Miu Paris Fashion Week Spring Summer 2018 Paris Sept-Oct 2017 Miu Miu Paris Fashion Week Spring Summer 2018 Paris Sept-Oct 2017

Spór pomiędzy gigantem światowego rynku modowego a polską firmą, dopiero budującą swoją rozpoznawalność na rynku, wyraźnie pokazuje, jak istotną pozycję posiadają światowe koncerny i ich oznaczenia w ewentualnych sporach z lokalnymi markami.     

23 lutego 2017 r. właściciele polskiej marki MUMU, oferującej od kilku lat głównie skórzane torebki oraz obuwie damskie, zgłosili do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej dwa znaki towarowe odpowiednio: słowny „MUMU” (Z.468042) oraz słowno – graficzny „MUMU” (z grafiką w postaci renifera po prawej stronie) (Z.468045). Po opublikowaniu tych zgłoszeń w Biuletynie Informacyjnym urzędu sprzeciwy złożyła grupa Prada, właścicielka licznych znaków towarowych z serii Miu Miu.

Zgłaszający otrzymali również list ostrzegawczy od pełnomocników Prady, w którym zostali wezwani do rezygnacji z oznaczania ich towarów nazwą „MUMU” oraz porzucenia zgłoszenia ww. znaku towarowego słownego. W piśmie tym powołali się na podobieństwo wizualne pomiędzy MUMU oraz Miu Miu, ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy, a także renomę oznaczenia „Miu Miu” – jednej z młodszych marek wykreowanych przez projektantkę Miuccię Prada.

W celu uniknięcia kosztownych i długotrwałych procesów właściciele MUMU podpisali z Pradą ugodę, w której zobowiązali się do używania nazwy MUMU wyłącznie z dodatkiem fantazyjnej grafiki renifera. Wskutek powyższych zdarzeń właściciele MUMU zdecydowali się na wyprzedaż produktów sygnowanych tą marką, a w przyszłości również na rebranding:

mumu-miumiu-spor-o-marke-fashionbusiness

(post z 23 maja 2018 r. na oficjalnej stronie marki MUMU)
Źródło: https://www.facebook.com/MUMUbags/

znak-towarowy-MUMU-rynek-mody-w-polsce-fashionbusiness

(Zarejestrowany krajowo znak towarowy słowno – graficzny należący do MUMU J. MUCHA I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA, za numerem rejestracji R.301863)

Źródło: http://regservtd.uprp.pl/register/application?number=Z.468045

Zarejestrowany-unijnie-znak-towarowy-Prada-rynek-mody-fashionbusiness

 (Zarejestrowany unijnie znak towarowy słowny i słowno – graficzny na rzecz Prada S.A.)
Źródło: https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/Miu%20Miu

W świetle okoliczności powyższej sprawy należy zadać sobie pytanie czym jest renomowany znak towarowy i na czym polega niedozwolone korzystanie z prestiżu luksusowej marki modowej?

CZYM JEST ZNAK TOWAROWY I JAKIE MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJE?
Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Urząd”) nabywa się prawo do jego wyłącznego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze kraju przez okres 10 lat, począwszy od daty zgłoszenia. Możliwe jest uzyskanie prawa ochronnego na każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się ono do odróżnienia w obrocie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od konkurencji, np. dla oznaczenia typu nazwa lub logo. Oznaczenie marki stanowi jej „wizytówkę” w danej branży, ale może pełnić także funkcję reklamową i stanowić obietnicę jakości, bądź pewnego wizerunku, np. luksusu, stylu życia, ekskluzywności.

UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELA ZNAKU TOWAROWEGO
Właściciel znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem w okresie 3 miesięcy od daty publikacji późniejszego zgłoszenia znaku przez konkurenta może złożyć sprzeciw wobec jego rejestracji. Możliwe jest także unieważnienie znaku, na który już udzielono prawa ochronnego lub wszczęcie postępowania sądowego o naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego.

Przesłankami do uwzględnienia zarzutów/roszczeń w powyższych postępowaniach są między innymi:
– zgłoszenie oznaczenia identycznego i przeznaczonego dla identycznych towarów/ usług,
– zgłoszenie oznaczenia podobnego i przeznaczonego dla identycznych lub podobnych towarów/ usług, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców,
– zgłoszenia oznaczenia identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego i to niezależnie dla jakich towarów/ usług jest przeznaczone, ale pod warunkiem że istnieje ryzyko szkody dla zdolności odróżniającej lub renomy wcześniejszego znaku, albo jeśli istnieje ryzyko uzyskania nienależnej korzyści z używania znaku renomowanego lub wyrządzenia szkody odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku.

Duże marki modowe często sięgają po ten ostatni argument dotyczący ich renomy z tego względu, że w przypadku takiego znaku towarowego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające już na samym niebezpieczeństwie skojarzenia z nim znaku przeciwstawionego i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a nie tylko identycznych czy podobnych (por. wyrok TSUE z 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 „Adidas vs. Adidas-Salomon” oraz wyrok TSUE z 30 maja 2018 r. w sprawie T-414/13 „Kenzo vs. Kenzo Estate”).

CZYM JEST RENOMA ZNAKU TOWAROWEGO
Ani w polskich, ani w unijnych przepisach nie wskazano czym jest tzw. renoma znaków towarowych. Natomiast pojęcie to zdefiniowano w orzecznictwie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że „(…) aby mówić o renomie, dany znak powinien być rozpoznawalny wśród znacznej grupy odbiorców, do której określony produkt jest skierowany.” (por. wyrok TSUE z 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 „Chevy”). Zaś w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 kwietnia 2016 r. o sygnaturze VI SA/Wa 2433/15 sąd skonstatował, iż „renoma oznacza ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych nim wyrobach. Przy ocenie, czy znak jest renomowany należy brać pod uwagę zatem nie tylko stopień znajomości znaku wśród relewantnych klientów oraz zakres i intensywność reklamy towarów oznaczonych znakiem, ale także jakość tych towarów, wartość znaku oraz fakt czy osoby trzecie używają taki znak towarowy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.

WYKAZANIE RENOMY NIE JEST ŁATWE
Na podmiocie wszczynającym ww. postępowania administracyjne lub sądowe ciąży obowiązek udowodnienia m.in. renomy jego znaku towarowego. Musi on więc przedłożyć obszerne i mocne dowody na tę okoliczność. Zgodnie ze wskazanym powyżej orzeczeniem sądu: „o renomie znaku towarowego świadczą m.in. opinie ekspertów, przyznane nagrody i certyfikaty dotyczące towarów oznaczanych znakiem, prezentowanie towarów na różnorakich targach mających na celu promocję towarów.” Dowodami takimi mogą być więc zestawienia wydatków na reklamę, wydruki takich reklam czy materiałów promocyjnych, badania rynku przeprowadzone przez niezależne wyspecjalizowane firmy, jak i artykuły o tak sygnowanych towarach/usługach ukazujące się w czołowych polskich, europejskich  czy światowych czasopismach np. o modzie i stylu życia.

Podsumowując, aby wygrać wskazane powyżej postępowania sądowe i pozasądowe bazując na renomie należy spełnić trzy przesłanki łącznie:
1) identyczność lub podobieństwo znaków towarowych,
2) renomę znaku z wcześniejszym pierwszeństwem,
3) szkodliwość dla zdolności odróżniającej lub renomy wcześniejszego znaku albo ryzyko uzyskania nienależnej korzyści z używania znaku renomowanego lub wyrządzenia szkody odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku.

CHANEL I TIFFANY CZYLI PRZYKŁADY Z ORZECZNICTWA
W sprawie złożenia przez dom mody Chanel sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego słownego „CHANELHOMME” sąd uznał, że oznaczenia „Chanel”, „Chanel N°5”, „Coco Chanel”, w szczególności dla towarów takich jak kosmetyki oraz wyroby perfumeryjne, cieszą się renomą w Polsce i istnieje ryzyko „zawłaszczenia” tej renomy przez zgłaszającego oznaczenie „CHANELHOMME”. Z języka francuskiego zwrot „homme” oznacza mężczyznę, a więc nakładane na perfumy oznaczenia „CHANELHOMME” mają słabą zdolność odróżniającą i przeciętny odbiorca może skojarzyć tak oznaczony produkt z marką Chanel (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 lutego 2011 r. o sygnaturze VI SA/Wa 1408/11).

Jednak w sprawie dotyczącej sprzeciwu do znaku towarowego słowno – graficznego „Tiffany” sąd uznał, że powszechna znajomość międzynarodowej marki modowej nie oznacza automatycznie, że jej oznaczenia cechują się renomą w Polsce. Zdaniem sądu marka ta nie cieszyła się renomą w Polsce, w szczególności ze względu na okoliczność  faktyczną, iż uprawniony do tych oznaczeń nie prowadził w Polsce działalności, a produkty te trafiają na ten obszar niejako przypadkowo, a przez to nie są na tym obszarze dostatecznie rozreklamowane (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lipca 2013 r. o sygnaturze II GSK 467/12).

KONKLUZJE
Luksusowe domy mody często prowadzą agresywną strategię marketingową i zdarza się, że atakują, zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej, nawet nieznacznie podobne oznaczenia. W takiej polityce może jednak chodzić o odstraszanie i zapobieganie czerpaniu nienależnych korzyści z siły przyciągania, reputacji i prestiżu ich marki. Jednak w celu uniknięcia narażania się na roszczenia dotyczące naruszenia renomowanych znaków towarowych rekomendujemy jeszcze przed wyborem nazwy marki i wprowadzenia do obrotu sygnowanych nią towarów czy usług przeprowadzić badanie zdolności rejestracyjnej wybranej nazwy albo logo. Sugerujemy dopiero po analizie raportu z takiego badania ubiegać się o rejestrację wybranych oznaczeń.

Podstawa prawna:
1. art. 120 oraz art. 1321 ust. 1 pkt 4, art. 164, art. 283 – 2861, art. 296 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776);
2. art. 8 ust. 5 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej  (Dz.Urz.UE.L 154).

Autorzy:
Andrzej Przytuła, partner, adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Dyda, radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

O kancelarii:
Prawnicy z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy zajmują się kompleksowym doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i prawa nowych technologii.

Data publikacji: 14.09.2018
Przeczytaj również

Marketing:
Spersonalizowane trampki „od ręki” tylko w Polsce
W Warszawie ruszył jedyny w Europie sklep marki Converse, w którym można stworzyć na miejscu zaprojektowane przez siebie… więcej »
Marketing:
Polskie stoisko narodowe na targach biżuteryjnych w Indiach
W dniach 9-13 sierpnia 2018 r. odbędzie się 35. edycja targów biżuteryjnych India International Jewellery Show w Mumbaju. Organizatorzy targów spodziewają się co najmniej… więcej »
Marketing:
Branżowy program promocji sektora Moda Polska
Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza przedsiębiorców do bezpłatnego wpisu do katalogów targowych dystrybuowanych na stoiskach narodowych na targach zagranicznych w 2019… więcej »