ALERT PRAWNY: Zmiany w prawie własności przemysłowej w roku 2019. Znaki towarowe

16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Krajowy system ochrony znaków towarowych zostanie dostosowany do ochrony zapewnionej na poziomie UE dla znaków unijnych. Opisujemy szereg najważniejszych zmian.

CZYM MOŻE BYĆ ZNAK TOWAROWY?
Po wejściu w życie nowelizacji znakiem towarowym w Polsce jest „każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwego do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony”.

Katalog rodzajów znaków pozostaje otwarty i może nim być w szczególności:
•    „wyraz, włącznie z nazwiskiem,
•    rysunek,
•    litera,
•    cyfra,
•    kolor,
•    forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także
•    dźwięk”.

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Patentowego RP możliwe jest zgłoszenie następujących rodzajów znaków towarowych :
(https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/97/92/97928/11.03._2019Wytyczne_znaki_towarowe_niekonwencjonalne_bk(3).pdf ):

Zmiany-w-prawie-własności-przemyslowej-w-2019-prawo-w-modzie-fashionbusiness-pl

W związku z podobną nowelą przepisów od 1 października 2017 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej możliwe jest uzyskanie prawa ochronnego na wskazane poniżej trudne (lub wręcz niemożliwe) do przedstawienia graficznie rodzaje znaków.

np. znak ruchomy – kolorowe fale łączące się w logo EUTM 017872895:

zmiany-w-prawie-znak-ruchomy

znak multimedialny – grafika z dźwiękiem „bijącego serca” EUTM 017868267:

zmiany-w-prawie-znak-multimedialny

np. inne  –   oryginalny fragment gry komputerowej przedstawiający szczegółowo tzw. headshot EUTM 017282203:

zmiany-w-prawie-znak-inny

charakterystyczny gest solenia mięsa: EUTM 016433369:

zmiany-w-prawie-znak-gest

unikalny sposób umieszczenia źdźbła trawy w butelce EUTM 15289549:

zmiany-w-prawie-znak-umieszczenie

(Źródło zdjęć: https://euipo.europa.eu/ )

Na gruncie nowych przepisów możliwe będzie uzyskanie prawa ochronnego na nietypowe znaki towarowe w Polsce, których dotychczas nie sposób było chronić ze względu na problemy techniczne związane z koniecznością przedstawienia w formie graficznej, np. ruchome albo multimedialne logotypy w formie używanej na stronie czy aplikacjach internetowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TZW. POŚREDNIKA ZA PODROBIONE TOWARY
Z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy będzie można wystąpić bezpośrednio przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym produkty, które nie pochodzą od uprawnionego podmiotu bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie tego znaku, a także przeciwko osobie, z usług której skorzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego. Za „pośrednika” będą mogli być uznani dzierżawcy hal targowych poddzierżawiający usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, gdzie może istnieć zagrożenie wykorzystywania tych miejsc do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.

Tym samym właściciel marki będzie mógł domagać się odszkodowania od każdego, kto handluje podróbkami jego produktów. W tym od właściciela centrum handlowego czy hali targowej -wynajmującego powierzchnię pod stoisko, czy jego pośrednika. Pośrednicy powinni zwiększyć kontrolę oferowanych u nich produktów, co może skutkować zmniejszeniem się skali handlu podrobionymi towarami.  

Zmiany-w-prawie-własności-przemyslowej-w-2019-podrobione-towary

(Źródło: Izba Celna w Białymstoku)

Odstępstwa od powyższej zasady dotyczą pośredników na rynku elektronicznym online. W stosunku do nich obowiązywać będą przesłanki wyłączenia odpowiedzialności tego usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną, tj. z art. 12-15 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123). Zapis ten chroni m.in. serwisy aukcyjne online udostępniające swoją platformę internetową użytkownikom.

Nowela pozostawia istniejące trzy kategorie znaków towarowych: opisany w ust. 1 Alertu znak towarowy indywidualny oraz znak towarowy gwarancyjny i wspólny znak towarowy:

ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY
Znak towarowy gwarancyjny będą mogli zgłosić zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak i spółki czy inne podmioty, które przestrzegają regulaminu używania znaku. Znak towarowy gwarancyjny odróżni towary i usługi certyfikowane przez właściciela od towarów i usług niecertyfikowanych. Ma on na celu zagwarantowanie odbiorcom wskazanych towarów czy usług, że będą one charakteryzowały się pewnymi cechami np. wysoką jakością czy ekologicznym składem albo tradycyjnym sposobem wytwarzania. Szczególnie przedsiębiorcy stawiający na zrównoważony rozwój i strategię ekologiczną powinni zadbać o odpowiednie poinformowanie o tym fakcie konsumentów.

Znak towarowy gwarancyjny zastąpi dotychczasowy wspólny znak towarowy gwarancyjny. Przykładowo zarejestrowane zostały następujące tego typu znaki w Polsce:

słowno–graficzny „POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI EKO” R.307714 dla towarów typu m.in. środki perfumeryjne, olejki eteryczne czy kosmetyki:

znak-towarowy-eko

słowno–graficzny „ŁĄCKA ŚLIWOWICA DAJE KRZEPĘ KRASI LICA” R.244146 dla towarów typu napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa:

znak-towarowy-napoje

Dla porównania na podstawie analogicznych unijnych przepisów zastrzeżono następujące znaki certyfikujące UE:

słowno–graficzny „re panettone” EUTM 017279721 dla towarów typu babki pandoro; babki Panettone; wyroby piekarnicze:

 znak-towarowy-re-panettone

słowno–graficzny „CP CERTIFIED PRODUCT CONTROLLED QUALITY AND TASTE” EUTM 017457607 dla towarów typu  soki czy owoce:

 znak-towarowy-certyfikat

(Źródła: https://www.tmdn.org/ ; https://euipo.europa.eu/).

WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY
Wspólny znak towarowy oznacza, że chronione nim towary lub usługi pochodzą od członków danej organizacji albo osób upoważnionych do jego używania, w przypadku osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego. Może on być używany wyłącznie przez te osoby.

NOWE FORMY NARUSZENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY
Doprecyzowano nowe formy naruszeń prawa do znaku towarowego i poszerzono katalog roszczeń jakie przysługują uprawnionemu:

1) w przypadku ryzyka, że: opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłoby stanowić naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony może żądać zaniechania umieszczania na ww. środkach tego znaku, a także wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu, ich importu, eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu;

2) w przypadku, gdy reprodukcja znaku towarowego zostanie umieszczona w słowniku, encyklopedii lub podobnym zbiorze informacji i sprawia wrażenie, że stanowi ona nazwę rodzajową towaru, to wydawca, na żądanie uprawnionego, będzie musiał bezzwłocznie zapewnić, że zostanie wskazane, że jest to znak towarowy;

3) naruszeniem będzie używanie znaku towarowego jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa (albo części tych nazw), chyba że pozostanie to bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie;

4) naruszeniem będzie używanie znaku towarowego w tzw. niedozwolonej reklamie porównawczej, której definicję zawiera art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419).

Zatem, zwłaszcza przedsiębiorcom z branży modowej i projektantom, łatwiej będzie prowadzić walkę m.in. z osobami, które podrabiają ich metki czy opakowania oraz wprowadzają do obrotu towary nimi oznaczone.

Zmiany-w-prawie-własności-przemyslowej-w-2019-prawo-w-modzie
(Źródło: http://allekicz.pl/poradniki/marki,torebka-chanel-real-czy-fake )

NOWE UPRAWNIENIA LICENCJOBIORCY
O ile umowa licencyjna nie będzie stanowić inaczej, licencjobiorca będzie mógł wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa. Licencjobiorca wyłączny będzie mógł również wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie tego prawa. Ponadto licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę będzie mógł wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa.

TAŃSZE I PROSTSZE PRZEDŁUŻANIE OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH
Urząd Patentowy RP będzie informował uprawnionego o zbliżającym się terminie do uiszczenia opłaty za kolejny 10- letni okres ochrony, co najmniej na miesiąc przed dniem upływu poprzedniego okresu ochrony. Nie będzie konieczne składanie pisemnego wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego (od którego aktualnie pobierana jest opłata urzędowa od wniosku w wysokości 200 zł). Wystarczające będzie uiszczenie właściwej opłaty za kolejny okres ochrony znaku na konto Urzędu Patentowego.

NOWE PRZESŁANKI ODMOWY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO
Przepisy noweli poszerzają katalog przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy:

1) nie będzie nim mogło być oznaczenie, które składa się wyłącznie – jak  dotychczas – z kształtu, ale także z „innej właściwości towaru”, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającego znacznie wartość towaru;

2) wyłączono z możliwości rejestracji oznaczenia zawierające element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;

3) nie będzie nim mogło być również oznaczenie odnoszące się do nazwy odmian roślin, czy ochrony oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia i określenia tradycyjnego dla wina.

PRZENOSZENIE I PODZIAŁ PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY  
Możliwe będzie przeniesienie prawa do znaku towarowego w stosunku do każdej pozycji z wykazu towarów lub usług na rzecz innego podmiotu czy osoby fizycznej. W przypadku zbycia znaku dla części towarów czy usług, konieczne będzie złożenie w Urzędzie Patentowym RP regulaminu używania tego znaku wspólnie z nabywcą.

STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA I UNIEWAŻNIENIE ZNAKU TOWAROWEGO   
Wprowadzono nową zasadę ustalania terminów dla stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego. Będzie to dzień złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia. Jedynie na wniosek strony Urząd Patentowy RP stwierdzi wygaśnięcie prawa z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. W toku postępowania o unieważnienie znaku towarowego zarzut obronny nieużywania znaku towarowego przez wnioskodawcę nie będzie musiał przybrać postaci odrębnego wniosku. Odpadnie także obowiązek dokonywania opłaty urzędowej od takiego wniosku, która obecnie wynosi 1 000 zł.

Autorzy:
Andrzej Przytuła, partner, adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Basałaj, radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Data publikacji: 27.03.2019
Przeczytaj również

Prawo:
Batalia sądowa G-Star Raw kontra Cofemel
Prawno-autorska ochrona wzorów przemysłowych i kryteria dotyczące takiej ochrony na przykładzie orzeczenia G-Star Raw CV vs.… więcej »
Prawo:
Sprawa sklepu online „Fashion ID”. Konsekwencje korzystania z wtyczki „Lubię to”.
Niemiecka firma z branży odzieżowej Fashion ID GmbH & Co. KG (dalej: „Fashion ID”) w witrynie internetowej swojego sklepu online umieściła przycisk „Lubię to”, który… więcej »
Prawo:
Zara i jej młodsza siostra Zohara?
Czy powiązalibyśmy sklep „ZOHARA” oferujący biżuterie, torebki i inne akcesoria z high-street’ową marką „ZARA”? Brytyjski Urząd ds. Własności Intelektualnej… więcej »